February 18, 2025 • 40 mins
¿Qué sucede cuando registras una marca en Colombia, pero no obtienes la protección deseada en países vecinos como Perú, Ecuador o Bolivia? Santiago Gómez, abogado colombiano especializado en propiedad intelectual, nos acompaña para desentrañar este intrincado panorama y compartir su experiencia sobre la figura de la oposición andina. Descubre cómo esta herramienta esencial permite que las empresas protejan sus intereses a través de diversas jurisdicciones, y por qué una asesoría personalizada es clave para salvaguardar los activos intangibles en este entorno legal.
Pero no todo es burocracia y trámites. También exploramos las distintas formas de resolver conflictos relacionados con infracciones de marcas. Desde métodos extrajudiciales como las audiencias de conciliación hasta el simple pero efectivo envío de cartas oficiales de abogados, existe un abanico de soluciones que pueden evitar el largo y costoso proceso judicial. Reflexionamos sobre la importancia de abordar estos conflictos con buena fe, ya que muchas veces las infracciones ocurren por desconocimiento.
Para quienes buscan registrar marcas en la Comunidad Andina, abordamos el sistema de registro de marcas andino y sus complejidades. Santiago nos guía a través de cómo las normas pueden variar entre países, y la importancia de vigilar activamente las solicitudes en otros territorios de interés. Además, discutimos los retos de registrar marcas que utilizan términos en idiomas extranjeros y lenguas indígenas en Colombia, y cómo las decisiones judiciales pueden ofrecer nuevas oportunidades para defender tus derechos. Acompáñanos para equiparte con el conocimiento necesario para navegar este fascinante pero desafiante mundo de la propiedad intelectual en la región andina.
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Speaker 1 (00:00):
No quiere decir que, por existir un marco normativo
común al yo registrar una marcaen Colombia la tenga registrada
en los otros países, en Perú,ecuador o Bolivia.
No, eso no aplica.
Digamos que lo que otorga lacomunidad andina es, frente a
las solicitudes de registro quese hacen, por ejemplo, en
(00:21):
Ecuador, en Perú, tener unaposibilidad de ejercer una
acción que se llama oposiciónandina.
Speaker 2 (00:30):
Estás escuchando a Intangiblia el podcast de
Intangible Law, hablando clarosobre propiedad intelectual.
Démosle la bienvenida a su host, leticia Caminero.
host Leticia Caminero.
Speaker 3 (00:41):
Hola, marca.
La marca es lo que nos conectacon nuestros consumidores, con
nuestra audiencia.
Es esa manera en la cual nosidentificamos en el mercado.
(01:02):
Para protegerla, hay que hacermucho más que simplemente el
registro.
Hay que cuidarlo, monitorearloy, sobre todo, mantener un ojo
vigilante sobre cómo otraspersonas pueden estar utilizando
o utilizando sin permiso lamarca o cualquier otro
identificador que usamos en elmercado.
(01:23):
Para hablar sobre esto yalgunas cosas más especialmente
sobre cómo la marca se comportaa nivel nacional y regional,
vamos a dar la bienvenida anuestro invitado de hoy.
Speaker 1 (01:44):
Leticia, muchas gracias por la invitación.
Como te había anticipado, yosoy Santiago Gómez.
Soy un abogado colombianoespecialista en temas de
propiedad intelectual.
Llevo cuatro años trabajando enestos temas.
En este momento estoytrabajando en una firma boutique
de la ciudad de Medellín, acáen Colombia, y también en una
(02:06):
institución boutique de laciudad de Medellín, acá en
Colombia, y también en unainstitución universitaria como
contratista, apoyando temas depropiedad intelectual de los
diferentes agentes de lacomunidad de esta institución ¿Y
por qué te decidiste en lapropiedad intelectual?
Speaker 3 (02:20):
¿Qué te llamó como abogado, dentro de tantas
materias que tenemos?
Speaker 1 (02:27):
Sí, digamos que yo, incluso cuando estaba terminando
la carrera, tenía unas, variasopciones.
Pensaba de pronto en derechotributario, pues que es como
toda la parte de impuestos, enderecho comercial, pues que es
muy general, y también una demis opciones era el tema de
propiedad intelectual.
Finalmente me decidí por estaárea porque, digamos que en el
(02:51):
marco de la fundación delpregrado o de los estudios en la
universidad, estabadesarrollando un artículo
académico con unos compañeros,un compañero y una propia
específicamente, y era sobre elsoftware para usos académicos.
Entonces, pues, como que meapasionó mucho ese proyecto de
investigación o ese artículo queestábamos escribiendo, y me
(03:13):
decidí, en definitiva, en seguir, pues, como el camino
profesional en temas depropiedad intelectual.
Speaker 3 (03:20):
Ok, encontraste la entrada a partir de ese proyecto
y bueno, ya vamos a hablar unpoco más sobre la.
Encontraste la entrada a partirde ese proyecto Y bueno, ya
vamos a hablar un poco más sobrela vida tuya como abogado, como
propiedad intelectual, en tuexperiencia, que es
relativamente corta pero larga,porque en cuatro años se viven
muchas cosas y más en la materiade propiedad intelectual, que
(03:44):
es bastante dinámica, que es muyactiva.
¿cómo enfocas el acompañamientoy la asesoría en protección de
activos intangibles para tusclientes, especialmente en lo
relativo a las marcas?
Speaker 1 (03:59):
Bueno, digamos que lo primero es tener una
conversación con el cliente.
¿cierto, conversar con elcliente para saber un poco más
qué es lo que le interesaproteger.
A mí me pasa mucho, y creo quea todos los abogados de
propiedad intelectual les pasa,que un cliente llegue y nos dice
venga, yo quiero patentar estamarca O yo quiero registrar este
(04:27):
software como patente.
¿cierto, entonces, primerovenga, conversemos de qué es lo
que tiene usted y cómo es que lopodemos proteger.
¿cierto, específicamente enmarcas, es muy importante, pues,
como conocer el negocio quetiene el cliente?
¿cierto, pues, no solamentedecirle v venga, esta es tu
marca y usted tiene que caer enX cosas sino saber cómo es que
(04:49):
monetiza, cómo es que quiereestar en un término a mediano o
corto plazo, en qué países, porejemplo, quiere estar o ya está,
por ejemplo Sí, pues, como quetener una conversación con el
cliente es vital saber qué es loque tiene, qué es lo que quiere
proteger, cómo se ve en uncorto y mediano plazo, para
(05:12):
también saber cómo va a ser laprotección.
¿cierto, después de esaconversación es, digamos, muy
importante identificar qué es loque haya registrado.
¿cierto, porque ocurre muchasveces que algunos empresarios
dejan para una etapa mediana oya un poco más adelante, el
registro de la marca ydesafortunadamente, son marcas
(05:33):
que son muy poco factibles quesean registradas y que incluso
les pueden representar riesgosde posibles reclamaciones de
terceros.
Entonces es como esoidentificar qué es lo que se
tiene y, una vez identificado,poner los pies sobre la tierra y
decirle al cliente venga, estamarca es sí registrable, no es
(05:54):
registrable.
Y adelantar pues, como ya,todos los temas legales.
Speaker 3 (06:02):
Ok, lo primero es entonces escuchar escuchar al
cliente que quiere, que buscacon la protección y enseñarle
que patente no es para todo, quees uno de los términos
favoritos de las personas queestán comenzando a descubrir la
propiedad intelectual tal cual,digamos que es como que hay una
(06:25):
idea generalizada de que lapatente es la propiedad
intelectual y no, pues digamosque no hay.
Speaker 1 (06:30):
Que digamos también como dar un poco de cultura
sobre el tema al cliente,incluso ahí.
Pues, como comentario, yo haceun tiempo hice un diplomado de
derecho deportivo, tiempo hiceun diplomado de Derecho
Deportivo y uno de losprofesores, específicamente no
recuerdo cuál, decía que sumayor competencia no eran las
(06:54):
firmas que trabajaban en esostemas, sino el desconocimiento
que tenía la gente sobre lostemas de Derecho Deportivo.
Y en este caso yo también loveo muy parecido.
O sea como que veo que eldesconocimiento del tema de
propiedad intelectual es lamayor competencia del área,
¿cierto?
O sea, si todas las personassupieran la importancia y el
(07:14):
valor que tienen sus intangibles, sería un tema muy diferente.
Speaker 3 (07:20):
Sí, eso es algo que comparto contigo y que lo vi
mucho en mi vida de abogado enmateria privada, o sea que es
mucho lo que se tiene que hacercon respecto a especificar al
cliente cuáles son sus opciones,cuáles son sus opciones, las
(07:43):
oportunidades, los beneficios, yque no lo vea como un costo,
que no lo vea como una pérdidade tiempo, que entienda el valor
que tiene y que a la larga, elmayor favorecido va a ser el
cliente que haga la inversión ensu propiedad intelectual.
Entonces, sí, es algo que hayque con cada cliente hay que
(08:03):
trabajarlo y que cadaoportunidad que uno tenga hay
que también fomentarlo, porquerealmente es impresionante el
potencial que tienen esospequeños empresarios, esas
pequeñas empresas, esosindividuos inventores, artistas
y demás y que podría crecerhasta el cielo si es también
(08:27):
asesorar la materia de propiedadintelectual así es, así es
totalmente, incluso también portemas de del mismo sistema legal
.
Speaker 1 (08:38):
¿cierto, pues, por ejemplo, en patentes, el tema de
novedad.
¿cierto?
hay muchas personas que tienenun invento extraordinario, lo
sacan al mercado y no cumplenpues, como con con el, digamos,
la reserva que se tiene quetener para que pueda ser
susceptible de protección, ypierden la oportunidad de
proteger.
¿cierto, entonces?
(08:59):
sí, pues, digamos que es untema la verdad complejo, pero
pero con cultura, capacitación.
Por ejemplo, este podcast esuna prueba de lo que se necesita
, pues, como para para efectosde que se de que se haga esa
función de conocimiento públicode todo el sistema de propiedad
intelectual claro que sí.
Speaker 3 (09:21):
entonces vamos un poco a a pensar en un escenario
ficticio donde una persona tienesu marca, está registrada, va
por la vida de negocios, todobien, y de repente se encuentra
(09:41):
en el mercado que su marca estásiendo usada sin su autorización
o se encuentra que una personaautorizada le está usando
indebidamente Diferentesescenarios donde el derecho de
esa marca está siendo vulnerado.
Entonces, en ese caso, ¿cuálesson las vías que tiene el dueño
(10:06):
de la marca para ejercer suprotección o para buscar
resarcir el daño que estárecibiendo?
Speaker 1 (10:14):
Bueno, la verdad es que es muy probable que eso
cambie de país en país, ¿cierto?
En sistemas legales diferentes.
En el caso colombiano, digamosque hay dos vías que normalmente
se toman una que es fuera delos juzgados y otra que es
dentro de los juzgados.
Digamos que es fuera de losjuzgados o que no tiene que ver
(10:39):
con jueces, normalmente se llamaextrajudicial y tiene que ver,
por ejemplo, con comunicacionesen las que nosotros le
advertimos al posible infractoro la persona que está utilizando
la marca indebidamente, puesque está haciendo uso de una
marca registrada, que eso puederepresentar ciertas sanciones de
(11:03):
naturaleza legal y que, por lotanto, pues, se abstenga de
hacer uso de la marca.
Lógicamente se le da un plazogeneralmente razonable para que
haya respuesta y para que hagalos cambios Y en algunas
ocasiones es útil lograr estosacuerdos extrajudiciales.
(11:26):
Lograr estos acuerdosextrajudiciales, otra de las
opciones que se tiene, previo aacudir al juzgado, es citar a
una audiencia de conciliación,que es básicamente una audiencia
en la que uno acude a un centroen donde hay un tercero
imparcial al conflicto y buscadar solución a ese conflicto en
esa audiencia.
Ese acuerdo que se logra en esaaudiencia tiene unas
(11:48):
características y es que hacelas mismas veces de una
sentencia.
Es decir que ya no se puede,digamos, darle tránsito a cosas
juzgadas.
Es decir que ya no puede haberotro litigio o otro proceso
sobre ese tema Y además que sepuede reclamar judicialmente el
cumplimiento de la sentencia.
Es decir que si se incumple lasentencia, por ejemplo si se
(12:11):
llega a un acuerdo de que no seva a hacer uso de la marca y se
sigue haciendo uso de la marcayo puedo acudir a un juzgado y
decir venga, me estánincumpliendo este acta de
conciliación, por favor haga quela cumpla la persona infractora
.
Esas son como las dos vías quenormalmente se acuden
extrajudicialmente.
También en otras ocasiones, porejemplo, dependiendo de los
(12:33):
canales en los que se haga usode la marca se puede acudir, por
ejemplo, si es una red socialtipo Instagram, facebook, hay
algunos canales que por términosy condiciones de las
plataformas se puede hacer esasreclamaciones y en ocasiones se
(12:56):
bajan o se desmontan loscontenidos.
Y la más sencilla para resolverese tipo de conflictos y que en
realidad, por lo que he visto,es lo que normalmente ocurre en
temas de propiedad intelectual,porque muchas veces las personas
que infringen la marca no lohacen de mala fe, sino por
simple desconocimiento.
(13:16):
Hay otros casos en los que sí,es por mala fe, pero digamos que
la regla general de lo quenosotros hemos tenido es
personas que no tenían ni ideade que había una marca
registrada y que, teniendo encuenta ese aviso, hacen el
desmonte que corresponde.
Ahora bien, las vías judiciales,digamos, es ya acudir ante un
(13:39):
juzgado y entablar o iniciar unaacción de infracción a los
derechos de propiedad industrialde las personas.
Y ahí es un trámite un poco másengorroso se presenta una
demanda, se contesta la demanda,hay unas audiencias y
eventualmente hay una sentenciaque dice si usted tiene la razón
, no se está infringiendo lamarca.
No, usted no tiene la razón, nose está infringiendo la marca.
(14:00):
Eso puede ser objeto de unrecurso de apelación.
Es decir que se vaya a otrojuzgado, más alto, en específico
a un tribunal, y el tribunal yatambién puede decidir en
segunda instancia lo mismo si setenía razón sobre la infracción
o si no se tenía razón sobre lainfracción.
Digamos que son como loscaminos el camino, digamos, más
rápido, en mi criterio mássencillo y que recomiendo, que
(14:23):
es el extrajudicial, y el caminoque puede ser un poco más
engorroso, que es el judicial,el cual no es tan sencillo, no
es recomendable, pero en algunasocasiones es necesario?
¿cierto porque en víaextrajudicial, pues no se
soluciona el inconveniente.
Speaker 3 (14:41):
Claro, o sea que si yo encuentro que mi marca está
siendo violada, que está siendoutilizada sin autorización, no
necesariamente tengo queinmediatamente ir al juzgado y
comenzar mi demanda formal, esque muchas veces una carta o un
comunicado oficial de un abogadoayuda mucho a resolver el
(15:10):
conflicto en ese momento.
Porque, como dices, siemprepensando en la buena fe de las
personas y pensando en que notodo el mundo está para hacer el
mal de manera intencional, sinosimplemente hay veces que cosas
que pasan por desconocimiento opor falta de entendimiento con
(15:32):
respecto a estos temas, o seaque está también la vía dentro
de nuestra jurisdicción.
Están también las vías dearbitraje, mediación, en el cual
uno involucra a otras personas,o sea uno involucra uno tiene
un conflicto.
Un ejemplo vamos a decir quetengo un contrato con un
suplidor o un contrato con unapersona que está autorizada a
(15:57):
usar mi marca y nosotros tenemosun conflicto.
Dentro de ese contrato habíauna cláusula que decía que en
cualquier conflicto, en vez deir a una demanda formal vamos a
hacerlo con arbitraje, vamos ahacerlo con mediación, o sea que
eso también podría ser una víapara ayudar a resolver el
conflicto de manera más expeditay, por supuesto, más barata.
(16:23):
Los tribunales son necesarios yestán ahí para repartir justicia
, pero sus procesos son largos,costosos y no todas las personas
o no todos los negocios tienenla vía para mantener una acción
judicial por varios años.
O sea que muchas veces es unprivilegio mantener acciones
(16:44):
judicialidas por tanto tiempo ymás, cuando uno tampoco sabe el
resultado, porque uno somete lomejor que puede, pero al final
es el juez o el tribunal quedecide quién tiene la razón o no
.
Speaker 1 (17:02):
Sí, totalmente de acuerdo.
Digamos que, como lo anticipabaSamané, otras vías, la
arbitraje, totalmente de acuerdo.
Digamos que, como lo anticipabaSamené, de otras vías, la
pitraje, la mediación.
Digamos que yo condensé todo entemas de conciliación, pero sí,
lógicamente, esos son métodosalternativos de solución de
conflictos que ingresan otrasvías.
Pero lo que comentas de que esun privilegio tener una acción
(17:22):
judicial es totalmente cierto.
Digamos que para una MIPIME ouna mediana pequeña o
microempresa, sostener un gastojudicial relacionado a una
infracción de propiedadindustrial es muy, muy complejo
porque son gastos considerables,y no solo los gastos, sino
(17:43):
también todo el tiempo que tomaesa decisión en temas de
judicial.
Entonces, sí, yo coincidocontigo de que es un privilegio
y que digamos lo primero es quese debe optar normalmente por el
tema de la de la soluciónextrajudicial o no ante juzgados
(18:06):
inicialmente, sino intentarprimero, digamos, un contacto
directo con el posible infractorde la marca o el activo de
propiedad intelectual que sea.
Speaker 3 (18:18):
Sí, totalmente.
Nosotros tenemos en RepúblicaDominicana un dicho que el mejor
pleito es el que no se echa, oes mejor.
Nosotros tenemos en RepúblicaDominicana un dicho que el mejor
pleito es el que no se echa, osea que, o es mejor traducido
internacionalmente es mejor unmal acuerdo que un buen pleito
sí, tal cual acá también aplicaen Colombia ese dicho, tal cual
(18:57):
entonces Estás escuchando aIntangiblia y nos puedes
explicar un poquito cómofunciona regionalmente la parte
de registro y gestión de lamarca dentro de esta comunidad?
Speaker 1 (19:13):
Sí, digamos que algunos países hacen parte de
este tratado de la comunidadandina, es Colombia, perú,
bolivia y Ecuador, los cuatropaíses miembros de la comunidad
andina.
Esos países, digamos, tienen laparticularidad de que tienen
una normativa del proceso deregistro de marca unificada, que
(19:35):
es bueno, no solo el proceso deregistro de marca, sino de casi
todo el tema de propiedadintelectual, tanto de hercio y
de autor como propiedadindustrial, que son las
decisiones 486 y 351.
En tratándose del tema deregistro de marca, pues aplica,
digamos, las mismas normativas,¿cierto?
(19:58):
Que es la 406.
Y por lo tanto, por ejemplo,para efectos de las causas por
las cuales una marca puede sernegada, pues se aplican los
mismos parámetros normativos,¿cierto?
Eso no quiere decir que suinterpretación o su flexibilidad
sea la misma en cada país.
eso varía, la verdad, todo loque he visto varía un poco.
(20:21):
pero si digamos, hay un marconormativo común, ¿cierto?
Ahora bien, no quiere decir que, por existir un marco normativo
común, al yo registrar unamarca en Colombia, la tenga
registrada en los otros países,en Perú, Ecuador o Bolivia.
(20:42):
No, eso no aplica en Perú,ecuador o Bolivia.
No, eso no aplica.
Digamos que lo que otorga lacomunidad andina es frente a las
solicitudes de registro que sehacen, por ejemplo en Ecuador,
en Perú, tener una posibilidadde ejercer una acción que se
llama oposición andina.
Es decir, yo tengo un registroen Colombia, encuentro que
(21:02):
alguien en Ecuador estáregistrando una marca parecida a
la mía o idéntica a la mía, yopuedo presentar una oposición
con fundamento en mi solicitud oregistro colombiano en Perú,
por ejemplo.
Es la posibilidad de ejerceruna oposición.
No es que tenga el registro,sino que puedo ejercer una
acción especial en otro país.
(21:23):
puedo ejercer una acciónespecial en otro país.
Es lo que nos otorga, digamos,la protección en la comunidad
andina.
No como ocurre, por ejemplo,entiendo, en Europa, donde,
digamos, uno puede registrar yeso le protege en algunos
territorios de la comunidadeuropea.
¿cierto?
Eso no ocurre en los paísesmiembros de la CAC?
(21:43):
¿cierto Es, digamos como, laparticularidad que existe, que
tenemos, digamos, una normativacomún, es la decisión 486 del
2000, y además la posibilidad deentablar ciertas acciones
especiales en los países que sonmiembros de la CAN.
posibilidad de entablar ciertasacciones especiales en los
(22:04):
países que son miembros de laCAN.
Hay la particularidad, entonces, de que si yo tengo una marca
en Colombia, pues tengo quevigilar los otros países, si es
que tengo interés en esos países, porque si yo no me doy cuenta
que una solicitud se estápresentando en alguno de esos
países, pues no puedo presentarla posición de la que les hago.
Speaker 3 (22:23):
Entonces, digamos que esa es como la particularidad
del sistema andino.
Entonces yo puedo, tengoreconocimiento de derecho.
básicamente Que, aunque mimarca no esté registrada en el
país en particular, por el hechode estar registrado en uno de
(22:44):
los países de la comunidad, seme reconoce ese derecho, aunque
no es un derecho exclusivo, sinosimplemente se me abre la
puerta de yo oponerme a que otrapersona registre y tenga la
exclusividad sobre mi marca,pero no me da un registro
automático.
O sea, si yo quiero tener unregistro de exclusividad en ese
país, tengo que llevar elregistro y hacer la solicitud de
(23:05):
manera individual.
Speaker 1 (23:07):
Sí, así es tal cual.
Digamos que no es que yo tengael registro ya, sino que si veo
que existe una solicitud, tengoque iniciar la posición,
acreditar el interés legítimoque básicamente es presentar la
solicitud en ese país.
y de esta manera hay esereconocimiento Que, como
hablábamos, no es que Persetenga ya un derecho exclusivo,
(23:29):
sino que tenga una acciónespecial.
Eso es como lo que nos otorgael sistema andino.
Speaker 3 (23:36):
Ok, bueno, peor es nada.
Es muy interesante porqueusualmente ese tipo de
reconocimiento en otros paísessolamente se le dan a las marcas
famosas.
La marca famosa, aunque no estéregistrada en un país en
particular, por el hecho de serconsiderada famosa o reconocida,
ya te da ese derecho a oponerteo incluso hasta perseguir otras
(24:00):
acciones legales en contra depersonas que le estén
registrando usando en un país enel cual tú no tienes registro
todavía.
Entonces es una gran ayuda ytambién puede ser el detonante
para que las personas dicenbueno, me voy a registrar aquí
porque veo que hay interés en mimarca, veo que mi marca la
(24:21):
conoce en este país, tengo unpotencial mercado acá.
Entonces puedes resultar enalgo positivo Darse cuenta de
que bueno este registro tal vezme abrió los ojos, o esta
solicitud de esta otra personame abrió los ojos para ver,
poner, poner mi mirada en estepaís que puede ser un buen
mercado para mi marca, este paísque puede ser un buen mercado
(24:42):
para mi marca.
Speaker 1 (24:44):
Sí, de acuerdo, Digamos que cuando uno, por
ejemplo, notifica a unempresario de la existencia de
una solicitud en otro paísmiembro de la CAN, ocurre
normalmente que al constatar esasolicitud, dice venga, este
mercado hasta puede serinteresante.
Y particularmente nosotros enColombia, por nuestros clientes,
(25:05):
hemos visto que hay como uninterés muy, un interés especial
de los empresarios en Colombiaa Ecuador durante este año,
principalmente probablemente porel tema que Ecuador es
dolarizado, pero ha habido mucho, digamos, interés de las
personas en Colombia, digamosexpandir su empresa a Ecuador.
(25:27):
hay un comentario al aire pues,pero si lo hemos notado mucho
pues, que hay como mucho interésen esta jurisdicción ok, que
interesante.
Speaker 3 (25:38):
Bueno, ya saben los empresarios colombianos
mantengan su ojo que puede serun mercado interesante para
todos.
Y sí, siempre es bueno buscaroportunidades y ver hacia dónde
se están moviendo las tendencias, porque puede ser de provecho
para todos.
Speaker 1 (25:57):
Sí, totalmente, totalmente.
Speaker 3 (25:59):
Entonces ahora nos vamos de lo regional a lo
internacional con aplicaciónlocal.
Vi recientemente, relativamenterecientemente, un caso sobre
smoking, un caso sobre untérmino que se podría considerar
lo que llamamos nosotrosgenérico o descriptivo en inglés
(26:20):
, que significa fumando y que nodebería ser registrado para
productos que corresponden a eseámbito de productos derivados
del tabaco o otro tipo deproducto en el cual se usa el
verbo, se acciona el verbo defumar y que realmente por sí
(26:43):
solo puede ser que ese términono deba ser considerado como una
marca empleado en un país dondeel inglés no es el idioma
oficial, es el español.
(27:12):
Entonces por eso se determinóque no era genérico, no era
descriptivo.
Yo quiero que tú nos expliquesun poco cómo ese tipo de
decisión, un poco como ese tipode decisión, cómo podría afectar
, o cómo tú ves que podríaafectar, potenciales registros o
incluso potencialesinfracciones al registro.
(27:37):
Porque en teoría la razón porla cual no se registra un
término genérico o descriptivoes porque va en detrimento de
los demás que están en elmercado.
Porque si yo no puedo describiro no puedo hacer referencia a
la palabra general que a que sele atribuye ese tipo de acción o
que se le atribuye ese tipo deproducto o servicio, entonces
(27:58):
realmente mi habilidad de usarmi marca o de hacer promoción en
el mercado va a estar bastanterestringida.
Speaker 1 (28:08):
Sí, digamos que el caso consistió en que una
persona había solicitado lamarca Smoking.
Dentro de los servicios quetenía para identificar con esa
palabra estaba lacomercialización de productos de
tabaco, entre otros.
La autoridad registral, que esla Superintendencia de industria
(28:33):
y comercio en el casocolombiano, determinó negar el
registro.
Las personas que habíansolicitado la marca presentaron
una acción judicial para queesta decisión fuera revisada por
el consejo de estado, que erala autoridad competente para
atender estos asuntos en únicainstancia en Colombia, y el
(28:56):
Consejo de Estado dijo venga,ese es un término que es del
inglés.
Por lo tanto, pues sí, puedetener una facultad distintiva,
porque no eran en el expedientepruebas que den cuenta de que
todo el mundo conoce ese términopara identificar temas de
(29:16):
fumadores, tabaco y demás.
Digamos que, más o menos elrazonamiento que tuvo la
corporación, pues el consejo deestado, para tomar esa decisión,
sin duda la posibilidad deregistrar términos genéricos,
descriptivos, no distintivos,tiene que ver con una protección
(29:39):
al mercado, a la competencia,palabra genérica como puede ser,
por ejemplo, no sé ropa ozapato o calzado, si yo tengo
ese término o esa exclusividadsobre ese término, nadie más en
(29:59):
el mercado lo puede utilizar,¿cierto?
y termina siendo, digamos, unaprotección totalmente desmedida
que termina por afectar a losotros empresarios.
Entonces digamos que ahí estamosen una, en un conflicto sobre
listo, cómo protejo al mercado,pero también cómo protejo a la
persona que está registrando,que en algunas ocasiones lo
(30:20):
puede hacer de buena fe,pensando que venga, yo pues
estoy registrando un término queno todo el mundo conoce.
Entonces ahí nos vamos entoncesal caso, digamos extremo.
Entonces si yo registro unapalabra, en digamos la
traducción de ropa en un idiomacomo el danés, el alemán, no sé
(30:48):
cualquier idioma que no seaconocido por la mayoría de
colombianos, entonces la entidadme lo puede registrar o no me
lo puede registrar, ¿cierto?
Y entonces ahí está, como elinconveniente.
También digamos que habría quepartir de la base de que
posiblemente no se sepa quécantidad de colombianos, o por
(31:10):
lo menos no obran el expedientedel registro, qué cantidad de
colombianos conoc, por lo menosno abran el expediente del
registro.
Qué cantidad de colombianosconocen el inglés?
¿cierto?
e incluso conociéndolo, puesque sepan que smoking tiene que
ver con temas de tabaco ofumadores, ¿cierto?
entonces ese es elinconveniente.
¿cierto?
el tema de pese a ser untérmino en el inglés, pues que
(31:35):
la mayoría de la población loconozca.
Incluso esos temas pueden sercomplejos en países miembros de
la CAN, donde hay, porconstitución, algunos idiomas
que son reconocidos, que no sonel español, sino de lenguas de
comunidades indígenas, puesposiblemente no todos los
(31:56):
habitantes del territorioconozcan esos idiomas y pues
podría ocurrir que alguienregistre una marca en ese idioma
, ¿cierto?
Digamos que hay otras causalesde registrabilidad que tienen
que ver con las comunidadesindígenas y demás, pero
supongamos que no existieran,todas las personas conocerían
este idioma pese a ser un idiomaoficial?
(32:19):
Es una discusión muy compleja,pero digamos que ahí está
servida la mesa para posibles ofuturos casos que tengan que ver
con temas de registro de marca.
Lo cierto es que en Colombiadigamos que el criterio de la
Superintendencia de Industria yComercio, por los casos que he
conocido, ha sido entender quelas expresiones de inglés
(32:46):
normalmente son entendidas porel público en general, ¿cierto?
entendidas por el público engeneral, ¿cierto?
Y también las expresiones,digamos, que son de lenguas,
idiomas latinos o parecidos alespañol, el portugués, el
italiano, en ocasiones, conrespecto a palabras que tienen
(33:07):
unas raíces o, digamos,semáticas parecidas, ¿cierto.
Entonces, por ejemplo, si esuna palabra como ropa, pero
tiene una derivación pequeña porser de otro idioma, también la
entienden como de conocimientocomún del mercado.
Ese es como el criterio quenormalmente he conocido en casos
de registro entre lasuperintendencia, pero como les
(33:29):
anticipaba, pues, para el casodel Consejo de Estado el
criterio puede variar un poco.
Esta decisión lo demuestra.
Speaker 3 (33:39):
Ok, sí, y realmente a veces pasa mucho que la
administración o la autoridadadministrativa tiene un criterio
que no necesariamente compartela autoridad judicial, porque
tienen diferentes visiones,están en diferentes ámbitos del
conflicto o lo ven de diferentesópticas, cierto grado de
(34:11):
incertidumbre.
Este tipo de decisión podríaresultar en una proliferación de
registros cuyos términos, enprincipio, no deberían ser
exclusivos de nadie, o puedenestar en detrimento de los demás
personas que interactúan en esemercado, que interactúan en ese
(34:33):
mercado, que interactúan conesos productos y con esos
servicios.
Así que, bueno, vamos a vercómo se desarrolla, porque puede
ser que sea un tema de caso porcaso, que sea un tema
específico al tipo de término oal tipo de palabra dentro de un
tipo específico de producto yservicio, o sea que vamos a
(34:54):
mantenernos optimistas.
Speaker 1 (34:57):
Sí, incluso, entre otras cosas, en Colombia hubo un
cambio en el tema decompetencias judiciales.
Ya, las decisiones, digamos,son realizadas en primera
instancia por el TribunalSuperior de Cundinamarca y en
segunda instancia por el Consejode Estado.
Antes era en única instanciapor el Tribunal Superior de
Cundinamarca y en segundainstancia por el Consejo de
Estado.
Antes era en única instanciapor el Consejo de Estado.
Entonces eso también puedevariar el criterio respecto a
(35:19):
este tipo de decisiones.
Digamos que ahí estaremosviendo cómo se va desarrollando
esta problemática.
Speaker 3 (35:26):
Sí la ventaja de tener varias instancias, o sea
para el público en general, esque eso te abre la oportunidad
de que tu decisión la puedanconocer diferentes autoridades y
la puedan conocer condiferentes tipos de criterio, o
sea que siempre es una ventajapara el público, para las
(35:46):
personas.
Tener la opción, por lo menosde buscar acciones con más de
una autoridad es ventajoso paralas personas porque en ese
sentido pueden tener, puedenhacer, tratar de hacer valer sus
derechos, o lo que entiende queson sus derechos, en diferentes
instancias y no quedarse con laprimera decisión o no quedarse
(36:09):
con una única decisión decisióno no quedarse con una única
decisión.
Speaker 1 (36:15):
Sí, de acuerdo.
Coincido totalmente con tucriterio.
Es muy importante esas doblesinstancias porque permiten este
tema de posibles diferencias decriterios, en los jueces o
examinadores incluso, y son muyimportantes para nutrir las
discusiones.
Speaker 3 (36:35):
Bueno, santiago, o examinadores incluso, y son muy
importantes para nutrir lasdiscusiones.
Bueno, santiago, como últimapregunta la dejo como abierta e
inspiracional ¿qué tú entiendesque es lo vital que debe de
tener en cuenta un pequeñoempresario, un artista, un
inventor, con lo relativo a lamarca, en el momento de que ya
(36:56):
se decida a lanzarse al mercadoo a lanzar su producto, a lanzar
su servicio o comenzar suemprendimiento?
Speaker 1 (37:08):
Bueno, digamos que lo primero es comentar que la
propiedad intelectual enocasiones puede ser el activo
más valioso de una empresa Nonecesariamente siempre lo sea,
pero en muchas ocasiones puedeser lo que más valioso
económicamente hablando, seapara una empresa hablando, sea
(37:34):
para una empresa.
Entonces lo primero es unadebida asesoría en temas de
marca.
Es vital previo al registro yprevio a la comercialización,
porque podemos incluso entrar almercado con una fuerza
comercial muy grande, unosgastos de publicidad grandes y
en el camino, cuando ya deseamosregistrar, encontrarnos con que
(37:57):
no podemos tener un derechoexclusivo sobre la marca o
incluso una situación máspreocupante, con un tercero que
nos está diciendo venga, ustedestá infringiendo mi marca.
Entonces es totalmente vitalque, previo a salir del mercado,
nos asesoremos.
Si usted está escuchando estepodcast y ya está en el mercado
(38:18):
sin un registro de marca, corraa llamar a un abogado para
evitarse posibles situacionesdesafortunadas después.
Pero digamos que el temaprincipal es la asesoría es muy
importante conocer qué tenemos,proteger lo que tenemos.
Pero digamos que el temaprincipal es la asesoría Es muy
importante conocer qué tenemos,proteger lo que tenemos.
(38:42):
Ese es, digamos, como elmensaje, la asesoría también,
como en línea con lo que tecomentaba ahora, de que nuestra
mayor competencia para temas depropiedad intelectual es el
desconocimiento.
Y una fe de ratas acá.
Si no estoy mal, el profesor deeste diplomado que les
anticipaba ahorita es CésarGiraldo.
Si no estoy mal, es CésarGiraldo que había dicho que no
lo recordabas.
Creo que es el docente.
Speaker 3 (39:05):
Perfecto Santiago, muchas gracias, gracias por tu
tiempo y por compartir tusconocimientos Y bueno, bueno,
quedamos en contacto y quedamostambién a la expectativa de cómo
va tu trayectoria profesionalen los próximos años, que auguro
que será muy buena.
Speaker 1 (39:26):
Leticia, muchas gracias por la invitación y
bueno, seguimos trabajando.
Un gusto conversar con ustedesy recuerden a desvertenciar en
temas de propiedad intelectualque son activos muy valiosos
para sus empresas.
Speaker 3 (39:41):
Y así llegamos al final de nuestro episodio del
día de hoy.
Saludos desde Suiza.
Speaker 2 (39:51):
Gracias por escuchar a Intangiblia el podcast de
Intangible Law hablando clarosobre propiedad intelectual.
¿te gustó lo que hablamos hoy?
Por favor, compártelo con tured.
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(40:11):
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¡gracias?
No quiere decir que, por existir un marco normativo
común al yo registrar una marcaen Colombia la tenga registrada
en los otros países, en Perú,ecuador o Bolivia.
No, eso no aplica.
Digamos que lo que otorga lacomunidad andina es, frente a
las solicitudes de registro quese hacen, por ejemplo, en
(00:21):
Ecuador, en Perú, tener unaposibilidad de ejercer una
acción que se llama oposiciónandina.
Speaker 2 (00:30):
Estás escuchando a Intangiblia el podcast de
Intangible Law, hablando clarosobre propiedad intelectual.
Démosle la bienvenida a su host, leticia Caminero.
host Leticia Caminero.
Speaker 3 (00:41):
Hola, marca.
La marca es lo que nos conectacon nuestros consumidores, con
nuestra audiencia.
Es esa manera en la cual nosidentificamos en el mercado.
(01:02):
Para protegerla, hay que hacermucho más que simplemente el
registro.
Hay que cuidarlo, monitorearloy, sobre todo, mantener un ojo
vigilante sobre cómo otraspersonas pueden estar utilizando
o utilizando sin permiso lamarca o cualquier otro
identificador que usamos en elmercado.
(01:23):
Para hablar sobre esto yalgunas cosas más especialmente
sobre cómo la marca se comportaa nivel nacional y regional,
vamos a dar la bienvenida anuestro invitado de hoy.
Speaker 1 (01:44):
Leticia, muchas gracias por la invitación.
Como te había anticipado, yosoy Santiago Gómez.
Soy un abogado colombianoespecialista en temas de
propiedad intelectual.
Llevo cuatro años trabajando enestos temas.
En este momento estoytrabajando en una firma boutique
de la ciudad de Medellín, acáen Colombia, y también en una
(02:06):
institución boutique de laciudad de Medellín, acá en
Colombia, y también en unainstitución universitaria como
contratista, apoyando temas depropiedad intelectual de los
diferentes agentes de lacomunidad de esta institución ¿Y
por qué te decidiste en lapropiedad intelectual?
Speaker 3 (02:20):
¿Qué te llamó como abogado, dentro de tantas
materias que tenemos?
Speaker 1 (02:27):
Sí, digamos que yo, incluso cuando estaba terminando
la carrera, tenía unas, variasopciones.
Pensaba de pronto en derechotributario, pues que es como
toda la parte de impuestos, enderecho comercial, pues que es
muy general, y también una demis opciones era el tema de
propiedad intelectual.
Finalmente me decidí por estaárea porque, digamos que en el
(02:51):
marco de la fundación delpregrado o de los estudios en la
universidad, estabadesarrollando un artículo
académico con unos compañeros,un compañero y una propia
específicamente, y era sobre elsoftware para usos académicos.
Entonces, pues, como que meapasionó mucho ese proyecto de
investigación o ese artículo queestábamos escribiendo, y me
(03:13):
decidí, en definitiva, en seguir, pues, como el camino
profesional en temas depropiedad intelectual.
Speaker 3 (03:20):
Ok, encontraste la entrada a partir de ese proyecto
y bueno, ya vamos a hablar unpoco más sobre la.
Encontraste la entrada a partirde ese proyecto Y bueno, ya
vamos a hablar un poco más sobrela vida tuya como abogado, como
propiedad intelectual, en tuexperiencia, que es
relativamente corta pero larga,porque en cuatro años se viven
muchas cosas y más en la materiade propiedad intelectual, que
(03:44):
es bastante dinámica, que es muyactiva.
¿cómo enfocas el acompañamientoy la asesoría en protección de
activos intangibles para tusclientes, especialmente en lo
relativo a las marcas?
Speaker 1 (03:59):
Bueno, digamos que lo primero es tener una
conversación con el cliente.
¿cierto, conversar con elcliente para saber un poco más
qué es lo que le interesaproteger.
A mí me pasa mucho, y creo quea todos los abogados de
propiedad intelectual les pasa,que un cliente llegue y nos dice
venga, yo quiero patentar estamarca O yo quiero registrar este
(04:27):
software como patente.
¿cierto, entonces, primerovenga, conversemos de qué es lo
que tiene usted y cómo es que lopodemos proteger.
¿cierto, específicamente enmarcas, es muy importante, pues,
como conocer el negocio quetiene el cliente?
¿cierto, pues, no solamentedecirle v venga, esta es tu
marca y usted tiene que caer enX cosas sino saber cómo es que
(04:49):
monetiza, cómo es que quiereestar en un término a mediano o
corto plazo, en qué países, porejemplo, quiere estar o ya está,
por ejemplo Sí, pues, como quetener una conversación con el
cliente es vital saber qué es loque tiene, qué es lo que quiere
proteger, cómo se ve en uncorto y mediano plazo, para
(05:12):
también saber cómo va a ser laprotección.
¿cierto, después de esaconversación es, digamos, muy
importante identificar qué es loque haya registrado.
¿cierto, porque ocurre muchasveces que algunos empresarios
dejan para una etapa mediana oya un poco más adelante, el
registro de la marca ydesafortunadamente, son marcas
(05:33):
que son muy poco factibles quesean registradas y que incluso
les pueden representar riesgosde posibles reclamaciones de
terceros.
Entonces es como esoidentificar qué es lo que se
tiene y, una vez identificado,poner los pies sobre la tierra y
decirle al cliente venga, estamarca es sí registrable, no es
(05:54):
registrable.
Y adelantar pues, como ya,todos los temas legales.
Speaker 3 (06:02):
Ok, lo primero es entonces escuchar escuchar al
cliente que quiere, que buscacon la protección y enseñarle
que patente no es para todo, quees uno de los términos
favoritos de las personas queestán comenzando a descubrir la
propiedad intelectual tal cual,digamos que es como que hay una
(06:25):
idea generalizada de que lapatente es la propiedad
intelectual y no, pues digamosque no hay.
Speaker 1 (06:30):
Que digamos también como dar un poco de cultura
sobre el tema al cliente,incluso ahí.
Pues, como comentario, yo haceun tiempo hice un diplomado de
derecho deportivo, tiempo hiceun diplomado de Derecho
Deportivo y uno de losprofesores, específicamente no
recuerdo cuál, decía que sumayor competencia no eran las
(06:54):
firmas que trabajaban en esostemas, sino el desconocimiento
que tenía la gente sobre lostemas de Derecho Deportivo.
Y en este caso yo también loveo muy parecido.
O sea como que veo que eldesconocimiento del tema de
propiedad intelectual es lamayor competencia del área,
¿cierto?
O sea, si todas las personassupieran la importancia y el
(07:14):
valor que tienen sus intangibles, sería un tema muy diferente.
Speaker 3 (07:20):
Sí, eso es algo que comparto contigo y que lo vi
mucho en mi vida de abogado enmateria privada, o sea que es
mucho lo que se tiene que hacercon respecto a especificar al
cliente cuáles son sus opciones,cuáles son sus opciones, las
(07:43):
oportunidades, los beneficios, yque no lo vea como un costo,
que no lo vea como una pérdidade tiempo, que entienda el valor
que tiene y que a la larga, elmayor favorecido va a ser el
cliente que haga la inversión ensu propiedad intelectual.
Entonces, sí, es algo que hayque con cada cliente hay que
(08:03):
trabajarlo y que cadaoportunidad que uno tenga hay
que también fomentarlo, porquerealmente es impresionante el
potencial que tienen esospequeños empresarios, esas
pequeñas empresas, esosindividuos inventores, artistas
y demás y que podría crecerhasta el cielo si es también
(08:27):
asesorar la materia de propiedadintelectual así es, así es
totalmente, incluso también portemas de del mismo sistema legal
.
Speaker 1 (08:38):
¿cierto, pues, por ejemplo, en patentes, el tema de
novedad.
¿cierto?
hay muchas personas que tienenun invento extraordinario, lo
sacan al mercado y no cumplenpues, como con con el, digamos,
la reserva que se tiene quetener para que pueda ser
susceptible de protección, ypierden la oportunidad de
proteger.
¿cierto, entonces?
(08:59):
sí, pues, digamos que es untema la verdad complejo, pero
pero con cultura, capacitación.
Por ejemplo, este podcast esuna prueba de lo que se necesita
, pues, como para para efectosde que se de que se haga esa
función de conocimiento públicode todo el sistema de propiedad
intelectual claro que sí.
Speaker 3 (09:21):
entonces vamos un poco a a pensar en un escenario
ficticio donde una persona tienesu marca, está registrada, va
por la vida de negocios, todobien, y de repente se encuentra
(09:41):
en el mercado que su marca estásiendo usada sin su autorización
o se encuentra que una personaautorizada le está usando
indebidamente Diferentesescenarios donde el derecho de
esa marca está siendo vulnerado.
Entonces, en ese caso, ¿cuálesson las vías que tiene el dueño
(10:06):
de la marca para ejercer suprotección o para buscar
resarcir el daño que estárecibiendo?
Speaker 1 (10:14):
Bueno, la verdad es que es muy probable que eso
cambie de país en país, ¿cierto?
En sistemas legales diferentes.
En el caso colombiano, digamosque hay dos vías que normalmente
se toman una que es fuera delos juzgados y otra que es
dentro de los juzgados.
Digamos que es fuera de losjuzgados o que no tiene que ver
(10:39):
con jueces, normalmente se llamaextrajudicial y tiene que ver,
por ejemplo, con comunicacionesen las que nosotros le
advertimos al posible infractoro la persona que está utilizando
la marca indebidamente, puesque está haciendo uso de una
marca registrada, que eso puederepresentar ciertas sanciones de
(11:03):
naturaleza legal y que, por lotanto, pues, se abstenga de
hacer uso de la marca.
Lógicamente se le da un plazogeneralmente razonable para que
haya respuesta y para que hagalos cambios Y en algunas
ocasiones es útil lograr estosacuerdos extrajudiciales.
(11:26):
Lograr estos acuerdosextrajudiciales, otra de las
opciones que se tiene, previo aacudir al juzgado, es citar a
una audiencia de conciliación,que es básicamente una audiencia
en la que uno acude a un centroen donde hay un tercero
imparcial al conflicto y buscadar solución a ese conflicto en
esa audiencia.
Ese acuerdo que se logra en esaaudiencia tiene unas
(11:48):
características y es que hacelas mismas veces de una
sentencia.
Es decir que ya no se puede,digamos, darle tránsito a cosas
juzgadas.
Es decir que ya no puede haberotro litigio o otro proceso
sobre ese tema Y además que sepuede reclamar judicialmente el
cumplimiento de la sentencia.
Es decir que si se incumple lasentencia, por ejemplo si se
(12:11):
llega a un acuerdo de que no seva a hacer uso de la marca y se
sigue haciendo uso de la marcayo puedo acudir a un juzgado y
decir venga, me estánincumpliendo este acta de
conciliación, por favor haga quela cumpla la persona infractora
.
Esas son como las dos vías quenormalmente se acuden
extrajudicialmente.
También en otras ocasiones, porejemplo, dependiendo de los
(12:33):
canales en los que se haga usode la marca se puede acudir, por
ejemplo, si es una red socialtipo Instagram, facebook, hay
algunos canales que por términosy condiciones de las
plataformas se puede hacer esasreclamaciones y en ocasiones se
(12:56):
bajan o se desmontan loscontenidos.
Y la más sencilla para resolverese tipo de conflictos y que en
realidad, por lo que he visto,es lo que normalmente ocurre en
temas de propiedad intelectual,porque muchas veces las personas
que infringen la marca no lohacen de mala fe, sino por
simple desconocimiento.
(13:16):
Hay otros casos en los que sí,es por mala fe, pero digamos que
la regla general de lo quenosotros hemos tenido es
personas que no tenían ni ideade que había una marca
registrada y que, teniendo encuenta ese aviso, hacen el
desmonte que corresponde.
Ahora bien, las vías judiciales,digamos, es ya acudir ante un
(13:39):
juzgado y entablar o iniciar unaacción de infracción a los
derechos de propiedad industrialde las personas.
Y ahí es un trámite un poco másengorroso se presenta una
demanda, se contesta la demanda,hay unas audiencias y
eventualmente hay una sentenciaque dice si usted tiene la razón
, no se está infringiendo lamarca.
No, usted no tiene la razón, nose está infringiendo la marca.
(14:00):
Eso puede ser objeto de unrecurso de apelación.
Es decir que se vaya a otrojuzgado, más alto, en específico
a un tribunal, y el tribunal yatambién puede decidir en
segunda instancia lo mismo si setenía razón sobre la infracción
o si no se tenía razón sobre lainfracción.
Digamos que son como loscaminos el camino, digamos, más
rápido, en mi criterio mássencillo y que recomiendo, que
(14:23):
es el extrajudicial, y el caminoque puede ser un poco más
engorroso, que es el judicial,el cual no es tan sencillo, no
es recomendable, pero en algunasocasiones es necesario?
¿cierto porque en víaextrajudicial, pues no se
soluciona el inconveniente.
Speaker 3 (14:41):
Claro, o sea que si yo encuentro que mi marca está
siendo violada, que está siendoutilizada sin autorización, no
necesariamente tengo queinmediatamente ir al juzgado y
comenzar mi demanda formal, esque muchas veces una carta o un
comunicado oficial de un abogadoayuda mucho a resolver el
(15:10):
conflicto en ese momento.
Porque, como dices, siemprepensando en la buena fe de las
personas y pensando en que notodo el mundo está para hacer el
mal de manera intencional, sinosimplemente hay veces que cosas
que pasan por desconocimiento opor falta de entendimiento con
(15:32):
respecto a estos temas, o seaque está también la vía dentro
de nuestra jurisdicción.
Están también las vías dearbitraje, mediación, en el cual
uno involucra a otras personas,o sea uno involucra uno tiene
un conflicto.
Un ejemplo vamos a decir quetengo un contrato con un
suplidor o un contrato con unapersona que está autorizada a
(15:57):
usar mi marca y nosotros tenemosun conflicto.
Dentro de ese contrato habíauna cláusula que decía que en
cualquier conflicto, en vez deir a una demanda formal vamos a
hacerlo con arbitraje, vamos ahacerlo con mediación, o sea que
eso también podría ser una víapara ayudar a resolver el
conflicto de manera más expeditay, por supuesto, más barata.
(16:23):
Los tribunales son necesarios yestán ahí para repartir justicia
, pero sus procesos son largos,costosos y no todas las personas
o no todos los negocios tienenla vía para mantener una acción
judicial por varios años.
O sea que muchas veces es unprivilegio mantener acciones
(16:44):
judicialidas por tanto tiempo ymás, cuando uno tampoco sabe el
resultado, porque uno somete lomejor que puede, pero al final
es el juez o el tribunal quedecide quién tiene la razón o no
.
Speaker 1 (17:02):
Sí, totalmente de acuerdo.
Digamos que, como lo anticipabaSamané, otras vías, la
arbitraje, totalmente de acuerdo.
Digamos que, como lo anticipabaSamené, de otras vías, la
pitraje, la mediación.
Digamos que yo condensé todo entemas de conciliación, pero sí,
lógicamente, esos son métodosalternativos de solución de
conflictos que ingresan otrasvías.
Pero lo que comentas de que esun privilegio tener una acción
(17:22):
judicial es totalmente cierto.
Digamos que para una MIPIME ouna mediana pequeña o
microempresa, sostener un gastojudicial relacionado a una
infracción de propiedadindustrial es muy, muy complejo
porque son gastos considerables,y no solo los gastos, sino
(17:43):
también todo el tiempo que tomaesa decisión en temas de
judicial.
Entonces, sí, yo coincidocontigo de que es un privilegio
y que digamos lo primero es quese debe optar normalmente por el
tema de la de la soluciónextrajudicial o no ante juzgados
(18:06):
inicialmente, sino intentarprimero, digamos, un contacto
directo con el posible infractorde la marca o el activo de
propiedad intelectual que sea.
Speaker 3 (18:18):
Sí, totalmente.
Nosotros tenemos en RepúblicaDominicana un dicho que el mejor
pleito es el que no se echa, oes mejor.
Nosotros tenemos en RepúblicaDominicana un dicho que el mejor
pleito es el que no se echa, osea que, o es mejor traducido
internacionalmente es mejor unmal acuerdo que un buen pleito
sí, tal cual acá también aplicaen Colombia ese dicho, tal cual
(18:57):
entonces Estás escuchando aIntangiblia y nos puedes
explicar un poquito cómofunciona regionalmente la parte
de registro y gestión de lamarca dentro de esta comunidad?
Speaker 1 (19:13):
Sí, digamos que algunos países hacen parte de
este tratado de la comunidadandina, es Colombia, perú,
bolivia y Ecuador, los cuatropaíses miembros de la comunidad
andina.
Esos países, digamos, tienen laparticularidad de que tienen
una normativa del proceso deregistro de marca unificada, que
(19:35):
es bueno, no solo el proceso deregistro de marca, sino de casi
todo el tema de propiedadintelectual, tanto de hercio y
de autor como propiedadindustrial, que son las
decisiones 486 y 351.
En tratándose del tema deregistro de marca, pues aplica,
digamos, las mismas normativas,¿cierto?
(19:58):
Que es la 406.
Y por lo tanto, por ejemplo,para efectos de las causas por
las cuales una marca puede sernegada, pues se aplican los
mismos parámetros normativos,¿cierto?
Eso no quiere decir que suinterpretación o su flexibilidad
sea la misma en cada país.
eso varía, la verdad, todo loque he visto varía un poco.
(20:21):
pero si digamos, hay un marconormativo común, ¿cierto?
Ahora bien, no quiere decir que, por existir un marco normativo
común, al yo registrar unamarca en Colombia, la tenga
registrada en los otros países,en Perú, Ecuador o Bolivia.
(20:42):
No, eso no aplica en Perú,ecuador o Bolivia.
No, eso no aplica.
Digamos que lo que otorga lacomunidad andina es frente a las
solicitudes de registro que sehacen, por ejemplo en Ecuador,
en Perú, tener una posibilidadde ejercer una acción que se
llama oposición andina.
Es decir, yo tengo un registroen Colombia, encuentro que
(21:02):
alguien en Ecuador estáregistrando una marca parecida a
la mía o idéntica a la mía, yopuedo presentar una oposición
con fundamento en mi solicitud oregistro colombiano en Perú,
por ejemplo.
Es la posibilidad de ejerceruna oposición.
No es que tenga el registro,sino que puedo ejercer una
acción especial en otro país.
(21:23):
puedo ejercer una acciónespecial en otro país.
Es lo que nos otorga, digamos,la protección en la comunidad
andina.
No como ocurre, por ejemplo,entiendo, en Europa, donde,
digamos, uno puede registrar yeso le protege en algunos
territorios de la comunidadeuropea.
¿cierto?
Eso no ocurre en los paísesmiembros de la CAC?
(21:43):
¿cierto Es, digamos como, laparticularidad que existe, que
tenemos, digamos, una normativacomún, es la decisión 486 del
2000, y además la posibilidad deentablar ciertas acciones
especiales en los países que sonmiembros de la CAN.
posibilidad de entablar ciertasacciones especiales en los
(22:04):
países que son miembros de laCAN.
Hay la particularidad, entonces, de que si yo tengo una marca
en Colombia, pues tengo quevigilar los otros países, si es
que tengo interés en esos países, porque si yo no me doy cuenta
que una solicitud se estápresentando en alguno de esos
países, pues no puedo presentarla posición de la que les hago.
Speaker 3 (22:23):
Entonces, digamos que esa es como la particularidad
del sistema andino.
Entonces yo puedo, tengoreconocimiento de derecho.
básicamente Que, aunque mimarca no esté registrada en el
país en particular, por el hechode estar registrado en uno de
(22:44):
los países de la comunidad, seme reconoce ese derecho, aunque
no es un derecho exclusivo, sinosimplemente se me abre la
puerta de yo oponerme a que otrapersona registre y tenga la
exclusividad sobre mi marca,pero no me da un registro
automático.
O sea, si yo quiero tener unregistro de exclusividad en ese
país, tengo que llevar elregistro y hacer la solicitud de
(23:05):
manera individual.
Speaker 1 (23:07):
Sí, así es tal cual.
Digamos que no es que yo tengael registro ya, sino que si veo
que existe una solicitud, tengoque iniciar la posición,
acreditar el interés legítimoque básicamente es presentar la
solicitud en ese país.
y de esta manera hay esereconocimiento Que, como
hablábamos, no es que Persetenga ya un derecho exclusivo,
(23:29):
sino que tenga una acciónespecial.
Eso es como lo que nos otorgael sistema andino.
Speaker 3 (23:36):
Ok, bueno, peor es nada.
Es muy interesante porqueusualmente ese tipo de
reconocimiento en otros paísessolamente se le dan a las marcas
famosas.
La marca famosa, aunque no estéregistrada en un país en
particular, por el hecho de serconsiderada famosa o reconocida,
ya te da ese derecho a oponerteo incluso hasta perseguir otras
(24:00):
acciones legales en contra depersonas que le estén
registrando usando en un país enel cual tú no tienes registro
todavía.
Entonces es una gran ayuda ytambién puede ser el detonante
para que las personas dicenbueno, me voy a registrar aquí
porque veo que hay interés en mimarca, veo que mi marca la
(24:21):
conoce en este país, tengo unpotencial mercado acá.
Entonces puedes resultar enalgo positivo Darse cuenta de
que bueno este registro tal vezme abrió los ojos, o esta
solicitud de esta otra personame abrió los ojos para ver,
poner, poner mi mirada en estepaís que puede ser un buen
mercado para mi marca, este paísque puede ser un buen mercado
(24:42):
para mi marca.
Speaker 1 (24:44):
Sí, de acuerdo, Digamos que cuando uno, por
ejemplo, notifica a unempresario de la existencia de
una solicitud en otro paísmiembro de la CAN, ocurre
normalmente que al constatar esasolicitud, dice venga, este
mercado hasta puede serinteresante.
Y particularmente nosotros enColombia, por nuestros clientes,
(25:05):
hemos visto que hay como uninterés muy, un interés especial
de los empresarios en Colombiaa Ecuador durante este año,
principalmente probablemente porel tema que Ecuador es
dolarizado, pero ha habido mucho, digamos, interés de las
personas en Colombia, digamosexpandir su empresa a Ecuador.
(25:27):
hay un comentario al aire pues,pero si lo hemos notado mucho
pues, que hay como mucho interésen esta jurisdicción ok, que
interesante.
Speaker 3 (25:38):
Bueno, ya saben los empresarios colombianos
mantengan su ojo que puede serun mercado interesante para
todos.
Y sí, siempre es bueno buscaroportunidades y ver hacia dónde
se están moviendo las tendencias, porque puede ser de provecho
para todos.
Speaker 1 (25:57):
Sí, totalmente, totalmente.
Speaker 3 (25:59):
Entonces ahora nos vamos de lo regional a lo
internacional con aplicaciónlocal.
Vi recientemente, relativamenterecientemente, un caso sobre
smoking, un caso sobre untérmino que se podría considerar
lo que llamamos nosotrosgenérico o descriptivo en inglés
(26:20):
, que significa fumando y que nodebería ser registrado para
productos que corresponden a eseámbito de productos derivados
del tabaco o otro tipo deproducto en el cual se usa el
verbo, se acciona el verbo defumar y que realmente por sí
(26:43):
solo puede ser que ese términono deba ser considerado como una
marca empleado en un país dondeel inglés no es el idioma
oficial, es el español.
(27:12):
Entonces por eso se determinóque no era genérico, no era
descriptivo.
Yo quiero que tú nos expliquesun poco cómo ese tipo de
decisión, un poco como ese tipode decisión, cómo podría afectar
, o cómo tú ves que podríaafectar, potenciales registros o
incluso potencialesinfracciones al registro.
(27:37):
Porque en teoría la razón porla cual no se registra un
término genérico o descriptivoes porque va en detrimento de
los demás que están en elmercado.
Porque si yo no puedo describiro no puedo hacer referencia a
la palabra general que a que sele atribuye ese tipo de acción o
que se le atribuye ese tipo deproducto o servicio, entonces
(27:58):
realmente mi habilidad de usarmi marca o de hacer promoción en
el mercado va a estar bastanterestringida.
Speaker 1 (28:08):
Sí, digamos que el caso consistió en que una
persona había solicitado lamarca Smoking.
Dentro de los servicios quetenía para identificar con esa
palabra estaba lacomercialización de productos de
tabaco, entre otros.
La autoridad registral, que esla Superintendencia de industria
(28:33):
y comercio en el casocolombiano, determinó negar el
registro.
Las personas que habíansolicitado la marca presentaron
una acción judicial para queesta decisión fuera revisada por
el consejo de estado, que erala autoridad competente para
atender estos asuntos en únicainstancia en Colombia, y el
(28:56):
Consejo de Estado dijo venga,ese es un término que es del
inglés.
Por lo tanto, pues sí, puedetener una facultad distintiva,
porque no eran en el expedientepruebas que den cuenta de que
todo el mundo conoce ese términopara identificar temas de
(29:16):
fumadores, tabaco y demás.
Digamos que, más o menos elrazonamiento que tuvo la
corporación, pues el consejo deestado, para tomar esa decisión,
sin duda la posibilidad deregistrar términos genéricos,
descriptivos, no distintivos,tiene que ver con una protección
(29:39):
al mercado, a la competencia,palabra genérica como puede ser,
por ejemplo, no sé ropa ozapato o calzado, si yo tengo
ese término o esa exclusividadsobre ese término, nadie más en
(29:59):
el mercado lo puede utilizar,¿cierto?
y termina siendo, digamos, unaprotección totalmente desmedida
que termina por afectar a losotros empresarios.
Entonces digamos que ahí estamosen una, en un conflicto sobre
listo, cómo protejo al mercado,pero también cómo protejo a la
persona que está registrando,que en algunas ocasiones lo
(30:20):
puede hacer de buena fe,pensando que venga, yo pues
estoy registrando un término queno todo el mundo conoce.
Entonces ahí nos vamos entoncesal caso, digamos extremo.
Entonces si yo registro unapalabra, en digamos la
traducción de ropa en un idiomacomo el danés, el alemán, no sé
(30:48):
cualquier idioma que no seaconocido por la mayoría de
colombianos, entonces la entidadme lo puede registrar o no me
lo puede registrar, ¿cierto?
Y entonces ahí está, como elinconveniente.
También digamos que habría quepartir de la base de que
posiblemente no se sepa quécantidad de colombianos, o por
(31:10):
lo menos no obran el expedientedel registro, qué cantidad de
colombianos conoc, por lo menosno abran el expediente del
registro.
Qué cantidad de colombianosconocen el inglés?
¿cierto?
e incluso conociéndolo, puesque sepan que smoking tiene que
ver con temas de tabaco ofumadores, ¿cierto?
entonces ese es elinconveniente.
¿cierto?
el tema de pese a ser untérmino en el inglés, pues que
(31:35):
la mayoría de la población loconozca.
Incluso esos temas pueden sercomplejos en países miembros de
la CAN, donde hay, porconstitución, algunos idiomas
que son reconocidos, que no sonel español, sino de lenguas de
comunidades indígenas, puesposiblemente no todos los
(31:56):
habitantes del territorioconozcan esos idiomas y pues
podría ocurrir que alguienregistre una marca en ese idioma
, ¿cierto?
Digamos que hay otras causalesde registrabilidad que tienen
que ver con las comunidadesindígenas y demás, pero
supongamos que no existieran,todas las personas conocerían
este idioma pese a ser un idiomaoficial?
(32:19):
Es una discusión muy compleja,pero digamos que ahí está
servida la mesa para posibles ofuturos casos que tengan que ver
con temas de registro de marca.
Lo cierto es que en Colombiadigamos que el criterio de la
Superintendencia de Industria yComercio, por los casos que he
conocido, ha sido entender quelas expresiones de inglés
(32:46):
normalmente son entendidas porel público en general, ¿cierto?
entendidas por el público engeneral, ¿cierto?
Y también las expresiones,digamos, que son de lenguas,
idiomas latinos o parecidos alespañol, el portugués, el
italiano, en ocasiones, conrespecto a palabras que tienen
(33:07):
unas raíces o, digamos,semáticas parecidas, ¿cierto.
Entonces, por ejemplo, si esuna palabra como ropa, pero
tiene una derivación pequeña porser de otro idioma, también la
entienden como de conocimientocomún del mercado.
Ese es como el criterio quenormalmente he conocido en casos
de registro entre lasuperintendencia, pero como les
(33:29):
anticipaba, pues, para el casodel Consejo de Estado el
criterio puede variar un poco.
Esta decisión lo demuestra.
Speaker 3 (33:39):
Ok, sí, y realmente a veces pasa mucho que la
administración o la autoridadadministrativa tiene un criterio
que no necesariamente compartela autoridad judicial, porque
tienen diferentes visiones,están en diferentes ámbitos del
conflicto o lo ven de diferentesópticas, cierto grado de
(34:11):
incertidumbre.
Este tipo de decisión podríaresultar en una proliferación de
registros cuyos términos, enprincipio, no deberían ser
exclusivos de nadie, o puedenestar en detrimento de los demás
personas que interactúan en esemercado, que interactúan en ese
(34:33):
mercado, que interactúan conesos productos y con esos
servicios.
Así que, bueno, vamos a vercómo se desarrolla, porque puede
ser que sea un tema de caso porcaso, que sea un tema
específico al tipo de término oal tipo de palabra dentro de un
tipo específico de producto yservicio, o sea que vamos a
(34:54):
mantenernos optimistas.
Speaker 1 (34:57):
Sí, incluso, entre otras cosas, en Colombia hubo un
cambio en el tema decompetencias judiciales.
Ya, las decisiones, digamos,son realizadas en primera
instancia por el TribunalSuperior de Cundinamarca y en
segunda instancia por el Consejode Estado.
Antes era en única instanciapor el Tribunal Superior de
Cundinamarca y en segundainstancia por el Consejo de
Estado.
Antes era en única instanciapor el Consejo de Estado.
Entonces eso también puedevariar el criterio respecto a
(35:19):
este tipo de decisiones.
Digamos que ahí estaremosviendo cómo se va desarrollando
esta problemática.
Speaker 3 (35:26):
Sí la ventaja de tener varias instancias, o sea
para el público en general, esque eso te abre la oportunidad
de que tu decisión la puedanconocer diferentes autoridades y
la puedan conocer condiferentes tipos de criterio, o
sea que siempre es una ventajapara el público, para las
(35:46):
personas.
Tener la opción, por lo menosde buscar acciones con más de
una autoridad es ventajoso paralas personas porque en ese
sentido pueden tener, puedenhacer, tratar de hacer valer sus
derechos, o lo que entiende queson sus derechos, en diferentes
instancias y no quedarse con laprimera decisión o no quedarse
(36:09):
con una única decisión decisióno no quedarse con una única
decisión.
Speaker 1 (36:15):
Sí, de acuerdo.
Coincido totalmente con tucriterio.
Es muy importante esas doblesinstancias porque permiten este
tema de posibles diferencias decriterios, en los jueces o
examinadores incluso, y son muyimportantes para nutrir las
discusiones.
Speaker 3 (36:35):
Bueno, santiago, o examinadores incluso, y son muy
importantes para nutrir lasdiscusiones.
Bueno, santiago, como últimapregunta la dejo como abierta e
inspiracional ¿qué tú entiendesque es lo vital que debe de
tener en cuenta un pequeñoempresario, un artista, un
inventor, con lo relativo a lamarca, en el momento de que ya
(36:56):
se decida a lanzarse al mercadoo a lanzar su producto, a lanzar
su servicio o comenzar suemprendimiento?
Speaker 1 (37:08):
Bueno, digamos que lo primero es comentar que la
propiedad intelectual enocasiones puede ser el activo
más valioso de una empresa Nonecesariamente siempre lo sea,
pero en muchas ocasiones puedeser lo que más valioso
económicamente hablando, seapara una empresa hablando, sea
(37:34):
para una empresa.
Entonces lo primero es unadebida asesoría en temas de
marca.
Es vital previo al registro yprevio a la comercialización,
porque podemos incluso entrar almercado con una fuerza
comercial muy grande, unosgastos de publicidad grandes y
en el camino, cuando ya deseamosregistrar, encontrarnos con que
(37:57):
no podemos tener un derechoexclusivo sobre la marca o
incluso una situación máspreocupante, con un tercero que
nos está diciendo venga, ustedestá infringiendo mi marca.
Entonces es totalmente vitalque, previo a salir del mercado,
nos asesoremos.
Si usted está escuchando estepodcast y ya está en el mercado
(38:18):
sin un registro de marca, corraa llamar a un abogado para
evitarse posibles situacionesdesafortunadas después.
Pero digamos que el temaprincipal es la asesoría es muy
importante conocer qué tenemos,proteger lo que tenemos.
Pero digamos que el temaprincipal es la asesoría Es muy
importante conocer qué tenemos,proteger lo que tenemos.
(38:42):
Ese es, digamos, como elmensaje, la asesoría también,
como en línea con lo que tecomentaba ahora, de que nuestra
mayor competencia para temas depropiedad intelectual es el
desconocimiento.
Y una fe de ratas acá.
Si no estoy mal, el profesor deeste diplomado que les
anticipaba ahorita es CésarGiraldo.
Si no estoy mal, es CésarGiraldo que había dicho que no
lo recordabas.
Creo que es el docente.
Speaker 3 (39:05):
Perfecto Santiago, muchas gracias, gracias por tu
tiempo y por compartir tusconocimientos Y bueno, bueno,
quedamos en contacto y quedamostambién a la expectativa de cómo
va tu trayectoria profesionalen los próximos años, que auguro
que será muy buena.
Speaker 1 (39:26):
Leticia, muchas gracias por la invitación y
bueno, seguimos trabajando.
Un gusto conversar con ustedesy recuerden a desvertenciar en
temas de propiedad intelectualque son activos muy valiosos
para sus empresas.
Speaker 3 (39:41):
Y así llegamos al final de nuestro episodio del
día de hoy.
Saludos desde Suiza.
Speaker 2 (39:51):
Gracias por escuchar a Intangiblia el podcast de
Intangible Law hablando clarosobre propiedad intelectual.
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